Les changements tant attendus à la Loi sur les marques de commerce entreront en vigueur le 17 juin 2019.
Au mois de juin 2014, des modifications importantes à la Loi sur les marques de commerce ont été approuvées par le gouvernement. Après plus de 3 ans d’incertitude, le nouveau Règlement sur les marques de commerce a été publié le 14 novembre dernier dans la Gazette du Canada, ouvrant la voie à la mise en place de la nouvelle législation l’été prochain.
Selon le gouvernement, le but de la nouvelle loi est d’harmoniser le droit des marques au Canada avec un certain nombre de traités internationaux et de normes internationales, ce qui permettra d’enligner les lois du Canada avec celles de ses principaux partenaires commerciaux. L’adhésion du Canada à divers traités garantira la compétitivité des entreprises canadiennes sur les marchés internationaux, en plus de réduire les coûts et la complexité pour tous les propriétaires de marques de commerce.
Même si cela peut être le cas, les changements sont importants et poseront de nombreux problèmes aux entreprises et aux propriétaires de marques. Le moment est venu d’examiner ce que ces changements signifient pour vous.
Pour vous guider pendant la transition, nous avons préparé:
Un aperçu des changements clés
Ce que signifient les modifications pour les demandes en instance et les enregistrements existants
L’impact des changements
Recommandations pour les entreprises et les propriétaires de marques.
APERÇU DES CHANGEMENTS CLÉS
Définition élargie de ce qui constitue une «marque de commerce»
La définition d’une “marque de commerce” a été élargie pour inclure les marques non traditionnelles, notamment les formes, les sons, les odeurs, les goûts, les textures, les hologrammes, les couleurs ou les images en mouvement. Un signe qui distingue les produits et services d’un commerçant de ceux des autres peut être protégé.
Élimination des motifs d’enregistrement lors du dépôt d’une demande
En vertu de la législation en vigueur, il est nécessaire d’indiquer un motif d’enregistrement au moment du dépôt d’une demande, c’est-à-dire l’usage, l’intention d’usage, l’utilisation et l’enregistrement à l’étranger ou la révélation d’une marque. En vertu de la nouvelle législation, il n’y a plus de motif d’enregistrement, ce qui simplifiera le processus de préparation d’une demande.
Introduction du système de paiement par classe
À l’heure actuelle, le titulaire d’une marque de commerce doit payer un tarif gouvernemental fixe de 250 $ CAN pour déposer une demande couvrant un nombre illimité de classes. En vertu de la nouvelle législation, le tarif gouvernemental lors du dépôt d’une demande augmentera à 330 $ CAN pour la première classe et un supplément de 100 $ CAN pour chaque classe additionnelle de produits et services.
Élimination du tarif gouvernemental lors de l’enregistrement
Il existe actuellement un tarif gouvernemental de 200 $ CAN qui doit être payé après l’admission d’une marque pour enregistrement. Ce tarif gouvernemental n’existe plus pour les demandes déposées après le 17 juin 2019.
Adoption du système de classification de Nice
Les produits et les services doivent être groupés selon un système international de classification comprenant 45 classes. La pratique du Canada sera harmonisée avec celle d’autres pays, la classification de Nice ayant été adoptée par la plupart des pays. Malgré l’obligation de classification, les produits et services doivent également être identifiés en termes commerciaux ordinaires.
Aucune restriction concernant le pays d’origine lors d’une revendication de priorité
En vertu de la législation en vigueur, la priorité ne peut être revendiquée que sur une demande antérieure déposée par le requérant dans son pays d’origine. Cette limitation n’existe plus – un requérant situé dans un pays de l’Union peut revendiquer la priorité d’une demande antérieure déposée dans n’importe quel pays de l’Union.
Capacité accrue de modifier une marque
Alors que la législation actuelle permet à un propriétaire d’une marque de la modifier tant que cela n’affecte pas le caractère distinctif de la marque, la nouvelle réglementation prévoit qu’une modification est permise tant que la marque demeure sensiblement la même. Ce changement doit être fait avant l’annonce de la demande.
Examen du caractère distinctif de la marque
En vertu de la législation en vigueur, un requérant peut démontrer qu’une marque est devenue distinctive afin de surmonter les objections fondées sur une description claire ou la marque est constituée d’un nom d’un particulier vivant ou qui est décédé au cours des trente dernières années.
En vertu de la nouvelle loi, les examinateurs pourront en outre s’opposer à une demande au motif que la marque (traditionnelle ou non traditionnelle) n’est pas intrinsèquement distinctive. La preuve du caractère distinctif peut être fournie pour surmonter cette objection.
Élimination de l’usage comme préalable à l’enregistrement
L’usage a toujours été nécessaire pour obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada. La pratique du Canada sera désormais concordante avec celle de la plupart des autres pays, où l’usage n’est pas une condition préalable à l’obtention d’un enregistrement. Toutefois, les enregistrements continueront d’être susceptibles de radiation en l’absence d’utilisation de la marque.
Réduction de la durée de protection de 15 ans à 10 ans
Actuellement, un enregistrement de marque est valable 15 ans à compter de son enregistrement et peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de 15 ans. En vertu de la nouvelle législation, la durée d’enregistrement et de renouvellement est réduite à 10 ans.
Groupement obligatoire des produits et services selon les classes de la classification de Nice
Le renouvellement d’une marque ne sera accepté que si les produits et services ont été classés sous la classification de Nice. Le registraire peut également envoyer à n’importe quel moment un avis aux titulaires de marques leur demandant de grouper les produits et services selon les classes de la classification de Nice. Le groupement doit être fait dans les six mois de l’avis à cet effet. Si le groupement n’est pas fait, le registraire peut radier l’enregistrement en fournissant à son titulaire un préavis raisonnable à cet effet.
Augmentation du tarif gouvernemental lors du renouvellement
À l’heure actuelle, le titulaire d’une marque doit payer au gouvernement un tarif gouvernemental de 350 $ CAN pour le renouvellement d’un enregistrement, peu importe le nombre de classes. En vertu de la nouvelle législation, le tarif passera à 400 $ CAN et le titulaire devra payer 125 $ CAN pour chaque classe supplémentaire de produits ou de services figurant à l’enregistrement.
Adhésion au Protocole de Madrid
Le Protocole de Madrid est un système international d’enregistrement de marques. Les titulaires de marques pourront demander la protection d’une marque dans plusieurs pays (102 pays) au moyen d’une seule demande. Les Canadiens devront d’abord avoir une demande ou un enregistrement au Canada avant de déposer des demandes étrangères en vertu du Protocole de Madrid.
Possibilité de diviser les demandes et les enregistrements
La possibilité de diviser les demandes et les enregistrements est une nouvelle disposition de la loi. L’introduction d’une demande ou d’un enregistrement divisionnaire peut être utile aux titulaires de marques qui:
- Font face à des problèmes durant l’examen d’une demande concernant une partie des produits ou des services couverts par la demande;
- Font face à une opposition concernant seulement une partie des produits ou services couverts par la demande;
- Souhaite seulement transférer certains produits ou services associés à une marque à un autre propriétaire.
Élimination de preuve documentaire pour l’inscription d’un transfert dans certains cas
L’inscription des cessions et des fusions n’exige plus de preuve documentaire, si l’inscription est demandée par le requérant ou le titulaire enregistré de la marque. Dans les cas où le cessionnaire de la marque demande l’inscription, une preuve documentaire sera tout de même requise.
Marques de certification
En vertu de la législation en vigueur, seules les marques de certification en usage au moment du dépôt d’une demande peuvent être enregistrées. La nouvelle législation reconnaît les marques de certification qui sont d’usage projeté.
Plusieurs titulaires
La nouvelle législation accepte le dépôt d’une demande au nom de plusieurs personnes. Une seule adresse de correspondance doit être fournie.
CE QUE SIGNIFIENT LES CHANGEMENTS POUR LES DEMANDES EN INSTANCE ET LES ENREGISTREMENTS
Pour les demandes qui n’ont pas été annoncée d’ici le 17 juin 2019:
- La priorité ne peut être revendiquée qu’à partir d’une demande antérieure déposée par le requérant dans son pays d’origine;
- Les produits et services doivent être groupés selon les classes de la classification de Nice;
- Les requérants non canadiens ne seront plus tenus de déposer des copies certifiées conformes des enregistrements de leur pays d’origine si la demande est déposée sur la base de son « utilisation et enregistrement à l’étranger »;
- Une déclaration d’utilisation n’est plus nécessaire une fois la demande approuvée;
- Le tarif gouvernemental de 200 $ CAN doit être acquitté pour obtenir l’enregistrement de la marque après son admission.
Pour les demandes qui ont été annoncée d’ici le 17 juin 2019:
- Le groupement des produits et services selon les classes de la classification de Nice n’est pas nécessaire, à moins que le Registraire en fasse la demande;
- Une déclaration d’utilisation n’est plus requise une fois la demande approuvée;
- Aucune prolongation de temps requise pour débuter l’emploi de la marque après son admission;
- Le tarif gouvernemental de 200 $ CAN doit être acquitté pour obtenir l’enregistrement de la marque.
Pour les marques qui sont enregistrées avant le 17 juin 2019:
- Le groupement des produits et des services selon les classes de la classification de Nice n’est requis qu’après le premier renouvellement postérieur au 17 juin 2019, sauf sur demande du registraire;
- Le terme de 15 ans reste jusqu’au prochain renouvellement, après quoi le terme de 10 ans s’appliquera;
- Les enregistrements peuvent être renouvelés à tout moment jusqu’au plus tard de:
- 6 mois après la date limite de renouvellement;
- Si un avis est envoyé par le registraire, la fin de la période de préavis de deux mois;
- Les renouvellements effectués avant le 17 juin 2019 sont soumis au tarif gouvernemental fixe de 350 $ CAN, quel que soit le nombre de classes.
Pour les renouvellements effectués après le 17 juin 2019:
- Le groupement des produits et des services selon les classes de la classification de Nice est requis pour le renouvellement;
- Le tarif gouvernemental pour le renouvellement est de 400 $ CAN pour la première classe de produits ou services, plus 125 $ CAN pour chaque classe supplémentaire de produits ou services couverts par l’enregistrement ;
- Le renouvellement ne peut être effectué que 6 mois avant la date limite de renouvellement et au plus tard :
- 6 mois après la date limite de renouvellement;
- Si un avis est envoyé par le registraire, la fin du préavis de deux mois.
- Le tarif gouvernemental de 350 $ CAN s’applique si la date limite de renouvellement était antérieure au 17 juin 2019, même si le tarif est payé après le 17 juin 2019;
- Si le groupement n’est pas complété par la date de renouvellement, le tarif gouvernemental pour la première classe selon Nice est dû, mais le tarif pour la ou les classes supplémentaires sera dû dans les deux mois après que le registraire a envoyé au titulaire la confirmation que les produits ou services sont correctement classés.
L’IMPACT DES CHANGEMENTS
Alors que les objectifs du gouvernement de veiller à ce que les entreprises canadiennes demeurent concurrentielles sur les marchés internationaux, en plus de réduire les coûts et la complexité pour tous les propriétaires de marques sont louable, la réalité est que les modifications apportées à la législation créeront aussi des obstacles.
Les changements à venir ont causé et fort probablement causeront:
- Une augmentation du nombre de marques déposées par les trolls et les squatters: le Canada n’était pas un marché attrayant avant ces changements parce que l’usage d’une marque était une condition nécessaire pour son enregistrement. Depuis l’annonce de ces modifications, des trolls ont déposé des centaines de demandes portant sur les 45 classes de produits et services de la classification de Nice, vraisemblablement dans un but lucratif;
- Une augmentation du nombre d’enregistrements défensifs ou couvrant un spectre beaucoup plus large de produits et services que ce que leurs propriétaires utiliseront; et
- Une augmentation du nombre de dépôts au Canada par le biais du Protocole de Madrid.
Du fait de l’augmentation du nombre de demandes, il sera de plus en plus difficile de déterminer la disponibilité de nouvelles marques sans étudier un nombre beaucoup plus grand de résultats. De plus, l’augmentation du nombre de demandes entraînera probablement une augmentation du nombre de procédures contentieuses telles que des oppositions, des actions devant les tribunaux et des procédures de radiation pour non-usage d’une marque visant à traiter ces marques problématiques.
RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES ET AUX PROPRIÉTAIRES DE MARQUE
Les entreprises investissent beaucoup de temps, d’énergie, de ressources et d’argent dans la conception de leurs marques. C’est une partie importante de ce qui les distingue de leurs concurrents. Mais, la protection de ces marques n’est pas facile.
Être proactif peut vous aider à faire face aux défis qui peuvent être causées par d’autres essayant de s’approprier vos droits. Cela peut également vous faire économiser de l’argent et réduire vos frustrations – n’attendez pas d’avoir un problème. Prenez des mesures dès maintenant et:
- Faites un examen complet de votre stratégie et de votre portefeuille de marques de commerce au Canada et ailleurs;
- Déposez les demandes d’enregistrement avant le 17 juin 2019 pour bénéficier du tarif gouvernemental fixe. Les marques qui couvrent plusieurs classes de produits et services bénéficieront d’économies importantes;
- Étendez la couverture de vos enregistrements de marques de commerce existants pour élargir votre monopole en ajoutant des produits et des services pertinents pour votre secteur;
- Envisagez la surveillance de marques pour vos marques principales;
- Renouvelez les enregistrements de marques avant le 17 juin 2019 afin de profiter du tarif gouvernemental fixe, même si le renouvellement est pas encore dû afin d’éviter le groupement des produits et services;
- Déposez vos demandes d’enregistrement pour tirer parti du Protocole de Madrid si une protection est requise dans d’autres pays.
Des modifications supplémentaires à la législation sur les marques de commerce sont prévues dans la loi d’exécution du budget publiée le 29 octobre 2018, ainsi que dans l’accord États-Unis-Mexique-Canada. Le calendrier de ces changements est incertain, mais il souligne une fois encore la nécessité pour les entreprises et les propriétaires de marques d’être proactifs pour protéger leurs actifs les plus précieux.
Prenez contact avec les professionnels à Aventum. Nous pouvons vous aider à gérer ces changements et à identifier la meilleure stratégie pour votre situation.
Pour plus d’informations, contactez Chantal Bertosa.